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对他人商标中的地名元素进行不当使用构成侵权 　　--评兴茂公司诉誉海公司侵犯商标权及不正当竞争纠纷案 　　【案号】 　　（2015）厦民初字第1473号 　　（2017）闽民终899号 　　【裁判要旨】 　　商标中因为含有地名元素，虽然固有显著性较弱，但因权利人的持续使用，使商标中地名元素的第二含义得到加强，则该商标同样能够发挥区别商标和服务来源的指示性作用。他人无正当理由对商标中的地名元素进行使用，违反诚实信用原则，且易造成市场混淆的，可以认定构成不正当竞争。 　　【案情介绍】 　　原告厦门兴茂贸易有限公司（下称兴茂公司）系鼓浪屿商标的独占使用被许可人。2012年，兴茂公司的鼓浪屿牌馅饼被厦门市商务局等评为2012闽台特色伴手礼最具传统工艺奖。2014年，鼓浪屿注册商标被福建省工商行政管理局认定为福建省著名商标。被告厦门市誉海食品有限公司（下称誉海公司）成立于2011年1月24日。誉海公司在其生产的馅饼包装盒上进行如下标注：一种是盒盖正面右上方显著位置印有鼓浪屿馅饼字样，字体较大，正面左上方印有誉海公司经许可使用的誉海图文商标，前述鼓浪屿馅饼字样的字体明显大于誉海字样，十分突出；另一种是除上述标注外，在包装盒侧面还印有鼓浪屿特产字样。原告诉称，被告在相同产品上使用鼓浪屿标识的行为构成商标侵权及虚假宣传来源地的不正当竞争，应承担相应的法律责任。被告则辩称其对鼓浪屿字样的使用系正当使用。 　　一审法院经审理认为，誉海公司的行为不构成商标侵权和不正当竞争。原告和被告双方均不服提起上诉。福建省高级人民法院经审理后认为，原审认定被告在包装盒显著位置突出使用鼓浪屿字样构成商标侵权并无不当，但被告在包装盒侧面使用鼓浪屿特产字样虽非商标意义的使用，但无论从鼓浪屿的地理因素或者人文因素的角度，其标注鼓浪屿特产都不具备正当的理由。被告的行为违反诚信信用原则、扰乱公平竞争市场秩序，构成不正当竞争行为。据此，二审法院对该案进行了改判。 　　【法官评析】 　　该案的争议焦点为被告在诉讼中所主张的正当使用抗辩能否成立。 　　一、对商标中含有的描述性内容可以进行正当使用 　　注册商标专用权依法受法律保护，他人未经许可进行使用，可能会构成商标侵权。但如果满足一定的法定要件，他人可以对商标中所包含的描述性内容进行正当使用，不构成商标侵权。我国商标法对正当性使用仅作出了原则性规定，实践中认定被告的使用行为是否属于正当使用，应主要围绕使用意图、使用方式和使用效果等三方面进行审查。在有些情况下，法院还需结合历史传承等特定因素进行综合考量，并根据案件具体情况进行判断。其中，使用意图是指行为人出于描述、说明产品的目的而善意使用相关标识，还是出于攀附他人商誉的不正当竞争意图而使用他人商标，是判断是否构成正当使用的重要因素。关于使用方式，要构成正当使用，不但应为描述产品形状、特点所必要，而且在使用方式上应当正当合理。对于使用方式是否合理，可以参考商业、行业惯例等因素或专业协会的意见进行判断。关于使用效果，为尽可能减少市场混淆，在判断是否构成正当使用时，应当考虑混淆因素，将不构成混淆作为正当使用的一个成立要件，以此促使行为人更加规范谨慎地使用描述性词汇。另外，注册商标的显著性和知名度、注册商标的历史因素也是影响正当性使用认定中需要考虑的其他因素。 　　二、对商标中含有的描述性内容非正当使用构成侵权 　　有观点认为，正当性使用就是对商标的合理使用，这是认识上的误区。在进行商标侵权判断时，在确定被告系在相同或类似商品上使用相同或近似标识后，应首先判断被告的行为是否属于商标性使用。按照上述正当使用的法律要件来看，行为人对商标的使用本质上是利用他人商标构成要素中含有的公有领域中的描述性信息来描述自己的商品或服务，而不是指向商标权人的商品或服务。 　　如果行为人构成商标意义上的使用，就可以按照现有的商标侵权认定的裁判思路进行处理。具体到该案，被告在相同产品的包装盒正面突出标注鼓浪屿馅饼字样，属于商标性使用，易造成混淆，原审认定构成商标侵权并无不当。如果行为人不构成商标意义上的使用，且是正当使用，那么自然就不构成商标侵权。正当使用之所以不构成商标侵权，并不是因为没有导致混淆，而是不属于商标意义上的使用。不构成商标意义上的使用，不构成商标侵权，并不意味着必然构成正当使用，如果使用人违反公认的商业道德，可能会构成对商标权人的不正当竞争。 　　在该案中，被告在包装盒的侧面标注鼓浪屿特产首先应属于非商标性的使用。一般而言，如果在商品上以地名+特产形式的进行标注，即使该地名与他人的注册商标的文字相竞合，该地名也不应被理解为是商标性的使用。誉海公司在馅饼的包装盒上标注鼓浪屿特产字样，然而馅饼的制作并不与鼓浪屿区域特定的地理因素，如土壤、水质、气候等相关。无论从鼓浪屿的地理因素或者人文因素的角度，誉海公司在馅饼上标注鼓浪屿特产都不具备正当的理由。而且其在产品的包装盒上以较小的字体标注了生产地址为厦门同安工业集中区思明园106号二层的情况下，还在包装盒较醒目处标注鼓浪屿特产字样，容易造成相关公众误认为该馅饼产自鼓浪屿，其后果不仅使相关公众对该产品的来源产生误导，尤其兴茂公司在馅饼产品上申请鼓浪屿注册商标且该商标具有较高的知名度、鼓浪屿馅饼已经与兴茂公司形成唯一对应关系的情况下，誉海公司在馅饼包装盒上标注鼓浪屿特产的行为必将损害兴茂公司的合法权益，从而降低兴茂公司的市场竞争力，誉海公司这种违反诚实信用原则、扰乱公平竞争市场秩序的行为，依照我国反不正当竞争法第二条的规定，应当认定为构成不正当竞争。（蔡伟 陈颖：福建省高级人民法院、福建警察学院） 　 （编辑：汪诚） （中国知识产权报独家稿件，未经授权不得转载。）